대한임상피부치료연구회(회장 허훈)가 15일 제20차 추계 심포지엄을 서울 서초구 더케이서울호텔서 개최한 가운데, 우리나라 피부 레이저 의료기기 업체들이 미국 시장으로 진출하며 특허 소송을 당하는 사례가 많아진 사실이 소개됐다.

김지훈 수석부회장은 “예전에 수출을 많이 하지 않은 우리나라 레이저 제조사들이 미국에 수출을 많이 하기 시작하면서 미국 회사들이 문제를 삼기 시작했다”며 “최근에 코스닥 상장을 하는 회사가 많아지는 등 우리나라 회사들의 규모가 커지면서 문제가 많이 발생하고 있어, 이를 공익적인 차원에서 관련 내용을 전달한다”고 설명했다.

미국 시장의 경우 원고와 피고가 모두 한국 회사인데 특허분쟁을 하는 경우가 늘고 있다. 우리나라 기업의 경우 많은 분야에서 수출 의존도가 강하다. 특히 미국 시장으로의 수출이 매출의 큰 비중을 차지한다. 따라서 한국 회사일지라도 미국 특허에 대한 특허권을 행사하고 싶을 때는 미국에서 소송을 제기하는 경우가 생긴다.

최원선 특허변호사(Covington & Burling LLP)는 “많은 기업들이 특허의 중요성을 간과한 채 제품 개발과 미국 수출을 위한 FDA의 허가 등 그야말로 수년에 걸친 엄청난 투자 끝에 본격적으로 수출에 들어간 이후에야, 그 제품이 누군가의 특허를 침해하고 있다는 경고장을 받게 된다”며 “이러한 상황을 미연에 방지하기 위한 특허 분쟁 대비책을 알려드린다”고 설명했다.

최 변호사에 따르면 미국 특허 소송은 크게 두 가지 경로로 진행된다. 하나는 연방지방법원을 통한 소송이고, 다른 하나는 국제무역위원회(ITC)를 통한 소송이다. 연방지방법원을 통한 소송은 원고측이 이기게 되면 판매금지와 함께 금전적인 배상을 받을 수 있다. 하지만 소위 'Rocket Docket(총알 법정)'이라 부르는 몇몇 법원을 제외하고는 일반적을 2~3년의 소송 기간이 걸린다.

최근에는 ICT에서의 소송이 증가하는 추세이다. 특허 침해의 경우는 관련 제품의 수입이 관세법 337조항에 위반이 되는가에 대해 조사를 하게 된다. 이 조항에 위반된다는 판정이 나오면 미국으로의 수입금지와 함께 이미 수입된 제품에 대한 판매 중지 명령이 나온다. 신청인 입장에서 볼 때 ICT소송의 가장 큰 장점은 사건이 개시되면 14개월에서 16개월 사이에 최종판정이 나온다는 것이다. 다만 ICT에서의 소송은 금전적인 배상을 받을 수 없다.

또한 ITC의 337조항의 목적이 미국내 산업을 보호하고자 하는 것인만큼 신청인 스스로가 미국에서 실제로 관련 특허를 실시하는 제품을 판매하고 있다는 미국내 산업요건(domestic industry)를 입증하는 것이 반드시 필요하다. 이는 특허를 실제로 실시하지 않으면서 특허에 대한 로열티나 소송에서의 배상금만으로 이윤을 얻는 특허괴물(patent troll or non-practicing entity)이 ITC에서 소송을 거는 것을 차단한다.

최 변호사는 “미국소송은 상대방이나 제3자로부터 해당 사건에 관련된 자료나 정보를 확보하는 디스커버리라는 단계가 있는데, 이 과정은 미국 소송에 있어서 비용이 가장 많이 들어가는 단계 중 하나”라며 “심지어 우리나라 소송에는 없는 과정이어서 생소하기 때문에, 평소에 문서자료관리를 체계적으로 해 놓지 못한 경우 부담스러운 과정”이라고 설명했다.

이어 “디스커버리는 서로가 가진 객관적인 자료를 확인, 보다 공정하고 진실한 소송 과정을 가능하게 하는 중요한 과정이므로 대리인에게 적극적으로 협조하는 것이 중요하다”며 “만약 불리한 자료를 고의로 제출하지 않거나 심지어 불리한 자료를 폐기하거나 한 것이 적발되면 그것만으로도 패소로 직결될 수 있다”고 강조했다.

최 변호사는 “피고(ITC소송의 경우 피신청인)는 특허 침해 소송에 대해 크게 두 가지 경로로 대응할 수 있다”며 △특허에 대한 비침해를 주장하는 방법과 △특허가 무효하다고 주장하는 방법을 들었다.

최 변호사에 따르면 특허 무효는 소송과정의 일부로서도 주장할 수 있지만, 미국 특허청의 Patent Trial and Appeal Board(PTAB)에 따로 특허의 무효화를 신청할 수 있다. 이는 Inter Partes Review(IPR)이라는 절차를 통해 진행하게 되는데 IPR의 장점은 특허 무효를 판단하는 기준이 ITC나 연방지방법원보다 낮고, 12개월 내 최종 판결이 나온다는 것이다.

IPR에서는 관련 기술을 비교적 잘 알고 있는 세 명의 판사가 함께 판정을 한다는 점에서 합리적인 결과가 나올 확률이 높다. 다만 소송과정 중의 특허 무효주장은 미국 특허법의 다양한 조항에 의거할 수 있는데 반해, IPR에서는 문서로 된 선행 기술을 통해서만 무효화가 가능하다는 제약이 있다.

소송의 침해 주장을 피하기 위해 특허 청구항의 요구 조건을 피하도록 제품의 사양을 변경하는 것도 전략 중 하나이다. .이는 제품의 주요 기능을 저해하지 않는 선상에서 이뤄져야 하고 변경에 따른 비용도 고려해야 하기 때문에 늘 가능한 옵션은 아니다.

최 변호사는 소송을 미연에 방지하거나 소송에 걸리더라도 적극 대응할 수 있는 방법을 미리 강구해야한다며 “제품 개발 전에는 관련 기술의 기존 특허들에 대해 파악해야 한다. 기존 특허들의 권리를 침해하지 않고 개발할 수 있는 범위를 알아보는 과정으로 이를 ‘freedom-to-operate’ 조사라고 한다”고 설명했다.

최 변호사는 “제품 개발의 단계부터 적극적으로 관련 기술의 특허권을 확보, 소송을 당할 경우 맞소송으로 대응할 수 있는 장치를 만들어 놓는 것도 적극적인 대응 방법”이라며 “국내 특허권은 물론 가장 소송이 많이 일어나는 미국 특허권은 기본적으로 확보해 놓는 것이 좋다”고 조언했다.

또 “관련 기술과 출원, 소송의 생리를 모두 다 잘 이해하고 있는 변호사와 상의, 특허 포트폴리오를 단단하게 짜 놓는 것 역시 중요하다”며 “만약의 경우를 대비해 단단한 성벽을 구축해 놓는 것과 같으므로, 제품 개발 초기 단계부터 준비해 놔야 한다”고 덧붙였다.